一、專利轉(zhuǎn)讓、專利許可還是專利出資？
為實現(xiàn)專利技術產(chǎn)業(yè)化，專利權人通常會以專利轉(zhuǎn)讓或?qū)＠麑嵤┰S可的方式來為自己創(chuàng)造收益。前者比如通過簽訂專利轉(zhuǎn)讓合同來轉(zhuǎn)移其專利所有權，后者比如通過簽訂專利實施許可合同來全部或者部分轉(zhuǎn)移其專利使用權。
轉(zhuǎn)移專利所有權為一次性獲取對價。由于專利權人傾向于高估自己專利的潛在價值，往往和相對方難以達成一致的對價。而轉(zhuǎn)移專利使用權，專利權人既不會喪失專利技術的所有權，又能選擇許可方式，靈活確定許可期限。只是由于許可期限通常也要幾年，即使專利權人最初對許可費很滿意，如果在此期間專利被許可方獲取的利益超預期，專利權人也不可能馬上調(diào)整許可方案。因此，轉(zhuǎn)移使用權仍然可能會限制專利權人收益的想象空間。
于是，通過將專利進行評估作價，出資用于公司的設立或者公司的增資，使專利權人成為公司的股東，就成為專利權人選擇實現(xiàn)專利技術產(chǎn)業(yè)化的一種常見方式。專利權人期望通過這種方式，自己能夠親自參與實施專利技術，使專利創(chuàng)造的價值最大化。同時，又有機會通過對公司的運營和對專利技術的持續(xù)改進，從而得到持續(xù)的、超預期的收益?！豆痉ā氛J可了使用專利出資這一方式。
《公司法》第27條規(guī)定：“股東可以用貨幣出資，也可以用實物、知識產(chǎn)權、土地使用權等可以用貨幣估價并可以依法轉(zhuǎn)讓的非貨幣財產(chǎn)作價出資；但是，法律、行政法規(guī)規(guī)定不得作為出資的財產(chǎn)除外?！?/p>
根據(jù)上述規(guī)定，作為知識產(chǎn)權的一種，專利權人完全可以以專利出資作為對價來換取公司的股權，從而成為公司的股東。但是，相對于以貨幣出資只要轉(zhuǎn)移占有即可，對于專利這種非貨幣資產(chǎn)而言，如何認定完成出資就比較復雜。
《公司法》第28條規(guī)定：“股東應當按期足額繳納公司章程中規(guī)定的各自所認繳的出資額。股東以貨幣出資的，應當將貨幣出資足額存入有限責任公司在銀行開設的賬戶;以非貨幣財產(chǎn)出資的，應當依法辦理其財產(chǎn)權的轉(zhuǎn)移手續(xù)?！?/p>
根據(jù)上述規(guī)定，對專利出資而言，應當依法辦理其財產(chǎn)權的轉(zhuǎn)移手續(xù)。然而，上述需要依法辦理的財產(chǎn)權轉(zhuǎn)移手續(xù)，究竟是必須要向公司轉(zhuǎn)移專利的所有權，還是只要轉(zhuǎn)移使用權授權公司使用專利即可？如果專利使用權出資可行，其交付標準又該如何認定？在理論界和實務界有一定的分歧。
二、專利所有權出資還是專利使用權出資？
理論界的一種觀點是，必須依法轉(zhuǎn)移全部財產(chǎn)權，才能完成非貨幣財產(chǎn)的出資。以專利使用權出資無法完成財產(chǎn)權的轉(zhuǎn)移。這就意味著必須將專利所有權由專利權人變更為公司，才完成了出資義務?！秾＠ā返?0條規(guī)定，“專利申請權和專利權可以轉(zhuǎn)讓；轉(zhuǎn)讓專利申請權或者專利權的，當事人應當訂立書面合同，并向國務院專利行政部門登記，由國務院專利行政部門予以公告；專利申請權或者專利的轉(zhuǎn)讓自登記之日起生效?！鄙鲜鲆?guī)定對于專利所有權的轉(zhuǎn)讓給出了明確的依據(jù)。因此，通過轉(zhuǎn)讓專利所有權的方式出資能夠滿足《公司法》第28條規(guī)定，自是毫無疑義。
但是，如果僅僅將《公司法》第28條解釋為只能以專利所有權出資，而不能以專利使用權出資，既不能反映經(jīng)濟社會發(fā)展的現(xiàn)實需求，也不利于促進知識產(chǎn)權成果轉(zhuǎn)化，更不能與專利權人的實際需求相契合，顯然與促進專利的實施與運用的立法目的相悖。
因此，另一種觀點認為，根據(jù)《專利法》第12條的規(guī)定，“任何單位或者個人實施他人專利的，應當與專利權人訂立實施許可合同，向?qū)＠麢嗳酥Ц秾＠褂觅M。被許可人無權允許合同規(guī)定以外的任何單位或者個人實施該專利?！保辉S可人實施專利，需要向?qū)＠麢嗳酥Ц秾＠S可使用費。因此，該條款明確了專利使用權具有財產(chǎn)性，能夠用貨幣估價，因此通過訂立專利實施許可合同的方式轉(zhuǎn)移使用權能夠滿足《公司法》第28條規(guī)定的對財產(chǎn)權轉(zhuǎn)移的要求。結(jié)論就是，專利出資并不排斥使用權出資，無論是所有權出資還是使用權出資，都是符合法律規(guī)定的。
筆者同意第二種觀點。根據(jù)《公司法》第28條中“以非貨幣財產(chǎn)出資的，應當依法辦理其財產(chǎn)權的轉(zhuǎn)移手續(xù)”這一表述，如果以專利所有權出資，那么專利所有權就是該條款中的“非貨幣財產(chǎn)”，則“其財產(chǎn)權”自然對應于專利所有權；而如果以專利使用權出資，那么專利使用權就是該條款中的“非貨幣財產(chǎn)”，則“其財產(chǎn)權”自然應對應于與專利使用權相對價的財產(chǎn)權利。由于被許可方除了按照實施許可合同使用該專利技術之外，并不具備對專利的處分權，因此自然不需要將專利所有權一并轉(zhuǎn)讓。筆者建議做如上解讀，能夠比較好地解決上述兩種觀點的分歧。
對專利這種“非貨幣資產(chǎn)”，由于其使用權本身即可具有巨大的市場價值，出資入股是否需要一并轉(zhuǎn)讓其所有權，無論是對公司還是對專利權人而言，都是需要值得重視的問題。《公司法》第3條規(guī)定：“公司是企業(yè)法人，有獨立的法人財產(chǎn)，享有法人財產(chǎn)權，公司以其全部財產(chǎn)對公司的債務承擔責任。有限責任公司的股東以其認繳的出資額為限對公司承擔責任，股份有限公司的股東以其認繳的股份為限對公司承擔責任?！比绻绢A期的是專利權人以所有權出資，而專利權人實際僅出資了專利使用權，就可能造成出資違約或者出資不實的糾紛。此時，專利權不能作為接受出資的公司的法人財產(chǎn)，公司對該專利權不能享有最終的處分權，公司將存在遭到無形資產(chǎn)損失的重大風險。
因此，在專利出資時，對于出資的專利權人和被出資公司而言，確定所有權出資還是使用權出資的出資方式，是雙方都需要重點考慮的問題。以下通過幾個與專利出資相關的司法案例對這一點加以說明。
三、各地法院的有關司法案例
1．僅約定使用許可，公司主張認定所有權出資的，法院不予支持。
在A公司訴寧某杰、寧某專利權屬糾紛上訴案【1】中，寧某杰欲與秀某等人合作成立A公司，并以其所持有的專利出資入股?？紤]到寧某杰系以非貨幣方式出資，為降低成本、減少知識產(chǎn)權作價評估程序、簡化公司登記流程及時間，擬先由其他股東以貨幣出資的方式成立A公司，再通過股權轉(zhuǎn)讓的方式使寧某杰成為A公司股東。
為此，寧某杰與其他發(fā)起人秀某等人簽訂了《合作協(xié)議》，并與秀某簽訂了《專利許可使用協(xié)議》。之后，秀某等人設立了A公司，并在公司章程中將寧某杰約定為股東，1個月后，將寧某杰追加為股東并辦理了變更登記。然而，由于寧某杰一直未完成股權轉(zhuǎn)讓，A公司在追加寧某杰為股東后的1年后，又解除了寧某杰的股東資格。
在該案中，A公司主張寧某杰應將專利所有權轉(zhuǎn)移至A公司名下，以完成出資。而寧某杰則認為，其是以專利使用權投資，并且，在簽訂了《合作協(xié)議》和《專利許可使用協(xié)議》后，寧某杰即將該專利轉(zhuǎn)讓給了寧某，向國務院專利行政部門辦理了登記，并由國務院專利行政部門予以公告。因此，該專利轉(zhuǎn)讓行為已經(jīng)合法有效。
二審法院認為：專利權人既可以自己實施專利，也可以許可他人實施專利。因此，以專利技術作為出資方式的，既可以是以專利所有權作為出資方式，也可以是以專利許可使用權作為出資方式，具體何種方式，當事人可以約定?！逗献鲄f(xié)議》明確規(guī)定只有在寧某杰違反約定再將涉案專利授權給第三方使用時，涉案專利的所有權才歸A公司其他股東共同所有。
而《專利許可使用協(xié)議》也明確規(guī)定雙方就專利的“許可使用權”達成協(xié)議。因此，如果是所有權出資，將與上述約定矛盾?！逗献鲄f(xié)議》和《專利許可使用協(xié)議》相互印證，足以證明寧某杰是以專利使用權作為出資的。而對于A公司要求寧某杰將涉案專利轉(zhuǎn)移登記到A公司名下的訴訟請求，二審法院認為沒有事實和法律依據(jù)，不予支持。
從本案來看，二審法院支持了專利使用權的出資方式，對上訴人A公司要求轉(zhuǎn)移專利所有權才完成出資的主張沒有支持。也就是說，完成出資并不以轉(zhuǎn)移專利所有權為必要，只要符合雙方約定，以專利使用權出資并無不妥。另外，專利權人仍然有權對專利進行后續(xù)的處分，比如轉(zhuǎn)讓、再度許可等，只要不違反出資時的約定即可。本案原專利權人寧某杰將專利權轉(zhuǎn)讓給寧某，雖然不再具有向公司轉(zhuǎn)讓專利權的處分權，但并不影響其在簽訂合作協(xié)議時以專利使用權出資公司的意思表示。
2.約定以專利所有權出資，但專利權人不辦理專利權轉(zhuǎn)移手續(xù)的，法院認定未出資。
在劉某某與B公司股東出資糾紛上訴案【2】中，劉某某與B1公司簽訂專利技術合作協(xié)議，擬共同成立B公司，并承諾將專利技術入股到B公司名下。劉某某占20%的股份，但協(xié)議沒有約定B公司的注冊資金。B公司成立后，注冊資金為1000萬元。B公司先后向劉某某發(fā)出出資催告函和臨時股東會議通知。要求劉某某將其出資的知識產(chǎn)權轉(zhuǎn)移到B公司名下。劉某某認為，根據(jù)公司發(fā)起協(xié)議，擬設立的B公司的注冊資本為6099.18萬元，且在立項備案文件、《可行性研究報告》以及《固定資產(chǎn)投資項目評估報告表》中，都明確了總投資為6099.18萬元。劉某某認為，B公司章程的簽名系偽造，1000萬元注冊資金損害了其專利價值。為此，劉某某沒有出席臨時股東會。股東會決議解除了劉某某的股東資格。另外，由于劉某某在一審答辯時也曾自認未履行出資義務并且也不是股東，因此二審判決最終認定了劉某某未出資，不具有股東資格。
在本案中，雙方對專利所有權出資方式并無異議，但專利權人明顯對其專利所有權的對價不予認可，并以不配合轉(zhuǎn)移專利所有權的實際行動做出了不出資的意思表示，使公司的預期利益受到了損害。
該案例告訴我們，雖然使用專利所有權出資操作起來并不困難，只要完成所有權轉(zhuǎn)移即可，但之前對其評估作價是否適當，是最終出資能否成功的重要一環(huán)。本案由于在合作協(xié)議中并沒有明確對應知識產(chǎn)權出資的對價，導致專利權人不認可專利權的實際轉(zhuǎn)讓價值，使得雙方的最終合作失敗。
3．以專利使用權出資的，應完成合同約定的出資履行方式，達到使用權交付標準。
在C公司和C1公司股東出資糾紛上訴案【3】中，爭議焦點為：在原審第三人C2公司增資過程中，C1公司是否履行了無形資產(chǎn)出資義務。
根據(jù)案涉合作協(xié)議、補充協(xié)議的約定，C1公司以某發(fā)明專利使用權和某外觀設計專利使用權出資。而C公司主張，本案C1公司應當以無形資產(chǎn)的所有權出資，而非使用權。二審法院認為，C公司的上述主張，與雙方協(xié)議約定的無形資產(chǎn)出資方式相悖，本院不予認可。
另外，關于如何界定無形資產(chǎn)的交付標準，法院認定，對于C1公司無形資產(chǎn)出資的交付標準已經(jīng)涉案協(xié)議雙方做出了約定。在雙方補充協(xié)議中約定，“為保證經(jīng)營需要，C1公司與C2公司簽訂《排他性發(fā)明專利、外觀設計專利許可使用合同》，如有需要由各方配合，并由C2公司負責到國家商標局、專利局完成備案登記程序?！币虼耍Y(jié)合C2公司已經(jīng)生產(chǎn)出專利技術產(chǎn)品，可以認定C1公司對案涉的無形資產(chǎn)出資義務，已經(jīng)按約履行完畢。
從上述法院觀點可以看出，除非雙方明確約定，使用專利所有權出資和使用專利使用權出資都是合法的。而且，對于專利使用權出資，雙方在協(xié)議中應當明確具體的使用權交付標準。比如在本案中，接受出資的公司達到了能夠?qū)嶋H使用專利技術，并且生產(chǎn)出了預期的產(chǎn)品，法院據(jù)此認定出資方已經(jīng)完成了出資義務。
四、結(jié)論
根據(jù)以上列舉的實務案例及相關分析，我們梳理出有關專利出資相對比較確定的規(guī)則如下：
1.通過合作協(xié)議、公司章程等，專利權人可以和公司約定使用專利所有權出資或者使用專利使用權出資。
2.如果沒有具體約定出資方式，可能出現(xiàn)以下幾種情況：
a)簽訂了所有權轉(zhuǎn)移協(xié)議或?qū)嶋H完成了所有權轉(zhuǎn)讓，應確認專利權人以所有權出資的意思表示。
b)僅簽訂了使用權許可協(xié)議，或者在公司主張所有權轉(zhuǎn)讓時專利權人并不配合轉(zhuǎn)讓所有權，則可以認定專利權人僅為使用權出資之意思表示。
c)關于使用權出資到位的確認，如果雙方有約定，應達到約定的標準。如果被出資公司能夠使用專利技術實現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營，可以認為專利權人履行了出資義務，完成了使用權出資。被出資公司堅持專利權人應轉(zhuǎn)移所有權的，人民法院不予支持。
綜上可以看出，在專利出資方式的選擇上，專利權人往往具有比較大的靈活度，公司則可能處于相對不利的地位。因此，在公司設立或者增資之前，為了使公司對無形資產(chǎn)的支配利益不會受到可能的損害，需要在制定公司章程、簽訂發(fā)起人協(xié)議或者增資協(xié)議時，預先明確使用權或者所有權的出資方式，并且做好后續(xù)的作價評估工作。對于出資的專利權人而言，如果專利權的使用價值已經(jīng)能夠滿足出資的要求，就可以保留其所有權，以最大限度維護自身的利益，這時可以根據(jù)情況通過獨占實施、排他實施或普通實施等許可方式來出資。如果公司希望擁有對專利技術的處分權，則只能要求專利權人以所有權出資。此時，公司務必和專利權人進行明確約定，并依法定程序完成專利所有權的轉(zhuǎn)移和登記手續(xù)，從而拿到對專利的完整處分權。這樣，公司作為新的專利權人，后續(xù)除了自己能夠使用專利技術外，還可以根據(jù)公司運營狀況，合理運營這一無形資產(chǎn)，為公司帶來最大效益。
最后還需要提醒一下，根據(jù)《公司法》第27條中的但書條款，即，“法律、行政法規(guī)規(guī)定不得作為出資的財產(chǎn)除外”，在考慮專利出資方式時，還需要參照不同地域的相關法律和行政法規(guī)的規(guī)定。比如，上述案例3就表明了在上海使用專利使用權出資是沒有問題的。但深圳的情況就有所不同。根據(jù)深圳市政府1998年發(fā)布的《深圳經(jīng)濟特區(qū)技術成果入股管理辦法》第4條，在技術出資方作價入股的財產(chǎn)權中，專利權不包括使用許可，從而排除了專利使用權出資的可能性。
相關司法案例：
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